美国联邦知识产权事务所深圳代表处

权利要求项数、权利要求、联邦知识产权：

新颖性推定规则

总第122期 张秋林 北京市集佳律师事务所发表，[专利]文章

关键词：产品权利要求、新颖性、推定 　　

　性能参数产品权利要求的新颖性推定规则与制备方法产品权利要求的新颖性推定规则被合称为新颖性推定规则。新颖性推定规则实际上是获得推定事实的三段论演绎推理、获得没有新颖性结论的三段论演绎推理以及赋予申请人反驳权三者的结合。对新颖性推定规则及其细化规定的表述形式需要完善。 　　推定不能反映基础事实与推定事实之间的逻辑关系，只能反映二者之间的法律关系（张保《. 证据法学》.中国政法大学出版社2014年版）。

根据其在事实真伪不明时提供思路的功能和促进发现真实的作用，有学者甚至认为推定制度与证明责任制度是两大并列制度，二者并驾齐驱。推定包括法律推定和事实推定。顾名思义，法律推定是指明确为法律所规定的推定。事实推定则是指法律没有明文规定，从基础事实出发推定事实。 　　提起'新颖性推定规则'，专利从业工作者，譬如专利代理人、审查员，一定是耳熟能详。张琛、向启雄等在文献中使用了'新颖性推定规则'这一表述，笔者无意创设'新颖性推定规则'这一专业术语，仅是为了便于表述而使用。

一、新颖性推定规则 　　一项发明或实用新型专利申请应当具有三性，即新颖性、创造性和实用性，才有可能在实质审查程序中获得授权。根据《专利法》第二十二条第二款规定，新颖性是指'该发明或者实用新型不属于现有技术；'其中，现有技术包括'申请日以前在国内外为公众所知的技术'。 　

　一项发明或者实用新型的权利边界由授权后的权利要求决定。必要时，可利用说明书和附图对权利要求进行解释。权利要求分为产品权利要求和方法权利要求，用途权利要求是方法权利要求的一种。产品权利要求保护产品，主题名称相应的是产品。要求保护的产品通常应通过其结构和/或组成来限定。只有在利用结构和/或组成无法清楚限定产品的一个或多个技术特征时，才可以利用参数限定；当用参数仍无法清楚限定时，方允许利用方法限定。 　　《专利审查指南》对包含性能参数特征的产品权利要求的新颖性判断作了如下特别规定：对于这类权利要求，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对文件产品的结构和/或组成，权利要求，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，权利要求项数，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。为简便起见，现将所述规定简称为'性能参数产品权利要求的新颖性推定规则'。针对化学领域发明专利申请的特殊情况，《专利审查指南》对上述规定进一步细化如下：对于用物理化学参数表征的化学产品权利要求，如果无法依据所记载的参数对由该参数表征的产品与对比文件公开的产品进行比较，从而不能确定采用该参数表征的产品与对比文件产品的区别，则推定用该参数表征的产品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性。根据其中的'推定'二字及其逻辑思路，可知所述规则属于法律推定。

从数量积累到质量优化是专利战略的进击之路

总第109期 林华 知识产权法学博士 本刊撰稿人发表，[专利]文章

中国专利再度实现突破

　　2015年再度见证中国企业专利申请量大幅增加。根据国知局公布的信息，权利要求费用，国家电网公司和中国石油化工股份公司以6111件和4372件分别占据前2位，ICT产业（泛信息技术产业）民企的专利申请量更呈现劲增趋势，其中广东欧珀移动通信公司（OPPO）、专利新军小米科技公司和奇虎科技公司分别以3338件、3183件以及2777件跻身前10。乐视集团官方则宣布在2015年12月单月申请专利超过1200件，这样惊人的申请速度只要持续半年就能拿下2016年专利申请量的桂冠。

　　专利数量是衡量专利实力的首要标准。海量申请获取专利体量优势和积累宝贵经验，对绝大多数企业来说既是实现专利战略的必经之路，也是充分保护知识产权的经典方法。很多企业的专利数量和市场实力成正比，全球的汽车厂商丰田就拥有全球汽车行业1/4的专利，谷歌、三星、IBM以及中国企业华为、中兴也长期占据全球专利榜前列。

　　专利数量分析

　　尽管专利数量对专利价值和专利实力的影响很大，发明专利权利要求书，但专利数量本身也是由不同因素组成，需要进行具体分析而不能单纯以数量评价专利价值。中国专利申请受理量自2011年起超越美国并稳坐全球，但即使从数量分析也不能断定中国的专利实力超过美国。

　　1.专利类型

　　不同国家的专利类型有所不同。中国专利法规定发明专利、实用新型专利和外观设计专利。以上三种专利之间在授权课题、是否经过实质审查、授权条件、保护期限上各不相同，不同专利的技术含量与价值也有区别。中国专利中低价值的外观和实用新型专利数量过多而发明专利数量过少，部分发力申请的专利新贵也主要以外观和实用新型为主，在核心技术上的进步低于专利总数的上升幅度。

　　2.技术领域

　　汤森路透知识产权与科技事业部在2015年发布的《开放的未来：2015全球创新报告》称，即使在亚洲范围进行比较，中国专利也'主要集中在食品、饮料、烟草领域和石油与天然气勘探领域，在汽车、半导体材料及工艺（半导体）、移动电话（电信）等领域上的创新活动与日韩相比还有很大的差距，其中移动电话领域亚洲前五全部被日韩占据，中国未能有企业或机构进入'。

　　3.海外专利申请

　　中国知识产权研究会的《中国知识产权发展报告2015》的数据从另一个侧面揭示了中美专利的质量差距。报告称'中国发明专利申请受理量多年始终名列世界，但是非居民申请量仍远落后于美国专利'。报告援引WIPO数据表明，2014年美国居民发明专利申请量为285096项，非居民申请则高达293706项；相比之下中国居民发明专利申请量高达801135项，非居民申请却仅为127042项（中国财政经济出版社出版《中国知识产权发展报告2015》第6页）。

　　通过PCT或在海外直接指定申请的跨国专利申请费用都很高，所以跨国专利质量普遍高于仅在本国申请的专利。WIPO数据说明中国专利申请主要来自本国主体，而美国专利申请中则有大半来自国外。显然国外企业/发明人重视美国专利远高于重视中国专利。

　　4.专利价值和司法因素

　　专利价值的一大体现是专利侵权损害的司法赔偿额，赔偿额是专利重要的定价方式。中国法庭极少审理跨国公司之间的重大专利纠纷。苹果和三星之间围绕移动终端的系列专利在美国、德国、日本、韩国和澳大利亚等国法院开打，但是没有一家想在全球手机市场的中国法院开打专利战。苹果和三星都不愿意在中国开展专利诉讼由很多原因，其中的重要一个是

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